Çin Marka Hukuku Uygulamalarına Göre Dikkat Etmeniz Gereken 6 Önemli Nokta

“Çinli birisi bizim markayı Çin’de tescil ettirmiş ne yapacağız?” sorusu bugünlerde bana gelen en sık sorulardan bir tanesi haline geldi. Bu soru, dikkat edilmez ise çok ciddi finansal ve hukuksal riskler taşıma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, başlangıçta planladığımdan biraz daha uzun bir yazı kaleme aldığımı ifade etmeliyim.

Bu uyarım ışığında öncelikle bir konunun daha önemini vurgulayacağım. Evet, Çin Dünya Ticaret Örgütü ile Madrid Protokolü üyesidir. Evet, Çin Fikri Mülkiyet hukuku açısından belli bir gelişmişlik düzeyine sahiptir.  Ancak Çin’in, Fikri Mülkiyet Koruma Sistemi ve özellikle bu sistemi uygulaması ciddi farklılıklar içermektedir. Bu farklılıklar Batılı, özellikle ABD’li firmaları, o kadar kötü etkilemiştir ki “Çin’li Bir Firmanın Güvenirliğini Nasıl Anlarız?” başlıklı yazımda değindiğim Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının tetikleyicilerinden biridir.

Bu açıklamanın ardından özellikle Çin’de marka uygulamalarına ilişkin 6 önemli noktayı sizinle paylaşacağım:

1-Çin’de ilk başvuruyu yapanın marka hakkı çok sıkı korunmaktadır

“Eee ne olmuş yani bu zaten bildiğimiz bir şey” dediğinizi duyar gibiyim. Ama yok, o iş öyle değil!…

Bizim de dahil olduğumuz Batılı hukuk sistemlerinde marka kendi adına tescil edilmese bile markayı ilk kullananın ve tanınmışlığını sağlayanın her zaman başkasının adına tescile ilişkin bir itiraz ve dava hakkı vardır.

Bu itiraz ve dava sonunda büyük olasılıkla markayı ilk kez kullanan ve tanınmışlığını sağlayan taraf haklı görülecek, diğer tarafın marka tescili ise iptal edilecektir.

Gelelim Çin uygulamasına. Ne yazık ki Çin’de ilk başvuruyu yapanın (“ first file rule”) marka hakkı kesin olarak korunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse:

Makine üreticisi Türk “A” şirketi “XXX” markasını Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD’de kendi adına tescil ettirebilir. Ancak, ben Murat EREN olarak “XXX” markasını kendi adıma Çin’de tescil ettirip “A” şirketinin ürettiği makineden Çin’de ürettirip “XXX” markası ile Çin’e ve bütün doğu Asya pazarına satabilirim. Türk “A” şirketinin “XXX” Markası üzerinde Çin’de hiçbir hakkı yoktur!

Bu hukuki durum Çin’de bir sektör doğurmuştur. Bazı kötü niyetli kişi ve firmalar bilinen ve bilinme potansiyeli olan batılı markaları kendileri adına Çin’de tescil ederek bu durumdan menfaatler sağlamaktadırlar.

Yaptığımız çalışmalar sonucunda sadece ve sadece, Çin’de sizin markanızı kendi adına tescil eden marka sahibinin tescilden itibaren 3 yıl boyunca markayı kullanmadığı iddiası ile dava hakkı bulunmakta olduğunu tespit ettik.  Süreç oldukça uzun ve masraflıdır, başarı şansı ise tartışmalıdır.

2-Çin de Madrid Protokolüne üyedir; ancak uygulaması farklıdır

Madrid Protokolü imza koyan üye ülkeler arasında fikri hakların az maliyetli ve etkin bir şekilde korunmasını amaçlayan uluslararası sistemdir. Örneğin, Türkiye’de yaptığınız marka başvurusu anında -adeta sadece bilgisayardaki kutucukların tıklanması gibi basit bir işlemle-  başvurunuzun seçtiğiniz üye ülkelerde de yapılmasını sağlamaktadır.

Çin, marka hukuk açısından Madrid Sistemi’nin bir üyesi olmakla birlikte bunun uygulanmasında sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Öncelikle Madrid Protokolü’ne göre yapılan başvurular, Çin’de yaptığınız başvurulara nazaran daha uzun süre bekletilmektedir.  Bu tür başvuruların büyük çoğunluğu 18 ay sürmektedir. İkinci olarak, Çin’de Madrid Protokolü uyarınca yaptığınız başvuruyu inceleyen görevliye büyük inisiyatif kullanma alanı verilmektedir.  Üçüncü olarak, Çin uygulamasında yapılan bir başvuru üzerinde değişiklik yapılmasına müsaade edilmemektedir. Yani, markanın şeklinde veya sınıfında istemediğiniz bir olumsuzluğa müdahale etmeniz mümkün olamamaktadır.

Sonuç olarak, Çin’de Madrid Protokolü çerçevesinde bir başvuru yaptıysanız çok dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Bu açıklamalarımız ışığında, Çin özelinde lokal bir başvurunun tercih edilmesinin marka hakkının korunması açısından daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz.  Çünkü bir başvuru dosyasının doğru hazırlanması, doğru sınıfın tercih edilmesi, başvuruyu inceleyen kişinin doğru yönlendirilmesi ve doğru marka tescil belgesinin temin edilmesi, Çin ve Çin bağlantılı marka hukuku uygulamalarında hayati rol oynamaktadır.

3-Markanın tescil edilebilirliği tespit edilmelidir (Trademark Clearance/Trademark Screening)

Markanız Çin Hukuku açısından ayırıcı mı? Marka yasakları kapsamında mı? Başka tescil edilmiş marka ile uyuşmazlık var mı? Başvuru dosyasının hazırlanmasından önce bu kontrollerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca Markanızın Çince karakterli telaffuzu da araştırmalı, bu ifadelerin de adınıza tescil edilmesi gereklidir.

4-Markanın hangi Çin Marka Hukukuna göre hangi sınıfta tescil edileceği tespit edilmelidir

Çin Marka Hukuku uygulaması Batılı şirketleri en çok sıkıntıya sokan uygulamalardan biridir. Çin Marka Hukuku’nda kısaca “ NICE Sınıflandırma Sistemi ”ne alternatif alt sınıflar yaratılmıştır. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu alt sınıflandırma sistemine göre Çin’de marka tescil başvurunuz hiç beklemediğiniz ve size hiç uygun olmayan bir sınıfta sonuçlanabilir. Marka tescil koruması sizin hiçbir işinize yaramaz. Bunun için bir uzmana danışmadan Madrid Protokolü çerçevesinde başvuru ve tescil yaparsanız başınıza dert alabilirsiniz.

Örneğin; Apple ve Hanwag Technology arasındaki  iPHONE marka uyuşmazlığı bu konunun ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir.  Apple, Çin’de 2002 yılında “iPHONE” markası için 9. Sınıfta yer alan “Bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılımı” olarak tescil edilmiştir.  2004 yılında ise elektronik cihazlar ve Çince el yazısı tanıma sistemleri geliştiren Hanwag Technology “i-PHONE” markasını telefon sınıfında kendi adına tescil ettirmiştir. 2007 yılında Çin pazarına telefon satmaya karar veren Apple iPhone markası ile telefon satamamıştır. Devam eden müzakereler sonunda Apple Hanwang’dan “iPHONE” markasını satın alarak çözüm bulmuştur.

5-Çin Gümrük Otoritesinin gümrükte el koyma yaptırımının farkında olunmalıdır

Çin gümrük kanunları uyarınca,  Çin’de tescil edilmiş bir markanın taklitlerinin, Çin’den ihraç edileceğine ilişkin bir ihbarı Gümrük İdaresine yapıldığında, Çin Gümrük idaresi mallara el koyarak  ihracını engellemektedir. 2017 yılı içinde 19.000 yükleme bu şekilde engellenmiş ve 41 milyon ürüne el konulmuştur.

Uzun yıllar çaba ve para harcayarak Türkiye’de yarattığınız bir markayı  Çin’de birisinin kendi adına tescil edebilmesi mümkündür. Sizde bundan haberdar olamadan Çinli bir firma ile üretim anlaşması yaptığınızda, marka sahibinin Çin Gümrük İdaresi’ne başvurması sonucu yükleme ve gümrük işlemleri sırasında kötü ve can sıkıcı bir sonuçla karşılaşırsınız.

Konuyu bir örnekle açıklamak istiyorum. Çin’de Türkiye’de tescilli “XXX” markalı ürünleri ürettirdiğiniz firma ile sözleşme ilişkisini bitirdiniz.  Bir süre sonra başka bir Çinli firma ile “XXX” markalı ürünler için yeni bir üretim anlaşması yaparak siparişleri verdiniz. Yüklemenin yapılacağı gün Çin’de tescilli “XXX” markası sahibinin hakkının ihlal edildiği iddiası ile yaptığı başvuru sonucunda Çin Gümrük yetkileri tarafından ihracatının yasaklandığı ve ürünlerinize el konulduğu bilgisi tarafınıza ulaştı.  Yaptığınız araştırmada Çin’de tescilli “XXX” markası sahibinin aslında sözleşme ilişkisini bitirdiğiniz şirketin sahibinin kuzeni olduğu ortaya çıktı. 

Böyle bir durumda bütün yaşadığınız can sıkıntısı, operasyon aksamaları, para ve zaman kayıpları bir yana, ürünlerinize geri almanın tek yolu marka sahibi ile lisans anlaşması yapmak veya ürünleri gümrüğe terk etmektir.

Birçok Batılı firmanın bu durumdan muzdarip olduğunu küçük bir araştırma sonucunda bulabilirsiniz. Bu yüzden hep tavsiyemiz, Çin ve Çin’le ilgili herhangi bir ticari ilişki süreci içine girmeden önce markanızın mutlaka kendi adınıza Çin’de tescil edilmesini sağlamanızdır.

6-KOSGEB Marka desteği kullanılmalıdır.

KOSGEB işletmelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlanması amacı ile bir destek programı yürütmektedir. Bu program kuralları gereğince başvurunun yapılması şartına bağlanarak 10.000 TL’ye kadar yapılan masrafları KOSGEB karşılamaktadır. Bu bağlamda Çin’de veya Çin ile bir ticari faaliyet içinde olacak her dış ticaret erbabının bu destekten faydalanmasını şiddetle tavsiye ediyorum.

Sonuç olarak, yukarıda anlatmaya çalıştığım konuyu bugün için göz ardı edebilirsiniz; ancak faaliyetlerinizi büyüttüğünüzde, ticaret ağlarınızı geliştirdiğinizde, yeni ürünler veya hizmetler oluşturduğunuzda,   “Artık global ölçekte bir marka yarattım, şimdi iş ve kazanç zamanı!” dediğinizde çok can sıkıcı, ticari itibarınızı zedeleyici ve maliyetli bir durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdiden tedbirli olmakta fayda var. Anlattıklarımızın en azından aklınızın bir köşesinde kalmasını ve çok geç kalmadan gerekli aksiyonu almanızı temenni ediyorum.